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专家圆桌:揭秘知识产权海外布局攻略

中国企业在走出去时,必须坚持自主创新,提高知识产权意识,重视知识产权海外布局。

美国封杀中兴通讯事件和美国挑起的贸易战,使得知识产权的海外布局成为中国企业“走出去”的头等挑战和必须解决的问题。中国企业“走出去”过程中,知识产权海外布局的难点有哪些?中国企业应该如何有效做好知识产权的海外布局,从而支撑企业的全球化战略?本期专家圆桌深入采访北京三友知识产权代理有限公司总经理党晓林、深圳中细软知识产权运营有限公司总裁李飞,为读者揭开这些问题的答案。

  加强知识产权意识

《世界经理人》:美国封杀中兴通讯事件和美国挑起的贸易战,使得知识产权的海外布局成为中国企业“走出去”的头等挑战和必须解决的问题。国际经济贸易的新形势,给中国企业的知识产权海外布局带来哪些影响?

李飞:今年以来,一方面全球经济在总体复苏向好,另一方面贸易摩擦不断升级,成为影响全球经济健康发展的重要风险,知识产权作为贸易壁垒的重要表现形式,越来越凸显,最显著的就是美国以技术封锁为名,限制中国企业出口和转型升级。从积极一面来看,通过中兴事件,让国内更多企业意识到加强原始创新和掌握核心技术的重要性,对知识产权海外布局更加重视。但也必须注意到,发达国家的跨国公司会更多运用自身的技术优势,加快知识产权的全球布局,埋设各种各样的知识产权壁垒,对我们产品出口和技术升级带来挑战。

《世界经理人》:在进军全球市场时,中国企业往往容易遇到一些陷阱。在你看来,中国企业主要遇到的陷阱都有哪些?知识产权海外布局的重要性和价值体现在哪里?

北京三友知识产权代理有限公司总经理党晓林

党晓林:洞悉可能遇到的问题:首先是侵犯海外知识产权的问题。知识产权具有地域性,尽管产品在国内没有专利侵权等知识产权方面的问题,但是到了海外可能会受到竞争对手的阻击而面临专利侵权等问题。此外,近年来中国企业在海外参展也经常遇到知识产权纠纷,尤其是在欧盟国家的展会上频繁遭遇侵权调查。欧盟国家执法部门在接到申请后往往会在国际展会上对中国企业的参展产品进行大面积搜查。申请如果成立,便立即下达临时禁令并强制执行,参展展品被大量没收,展台被要求撤销。中国企业因此无法正常进行产品展示、推广、商务洽谈等活动,而造成企业的国际形象受损以及经济损失。

因此,在产品研发、进入海外市场或在海外参展之前需要进行知识产权检索和评估,对产品是否可能侵犯他人专利权和违反其他法律法规的规定进行调查和研究,对可能面临的风险建立预案,以便后续从容应对。以贴牌方式出口的外贸企业,应注意下单的外商是否拥有该产品的商标、专利、著作权等权利的证明文件,应在合同上约定知识产权免责条款。

深圳中细软知识产权运营有限公司总裁李飞

李飞:中小企业在开拓海外市场过程中,由于对目标市场国法律制度不够熟悉,会遇到各种各样的风险。以商标的海外注册为例,很多时候,企业会遇到一些恶意抢注商标的问题,而国内企业,尤其是中小企业,未能在法律所规定的异议期内发现该恶意抢注的行为,从而丧失该商标权。企业被抢注商标后,不仅无法继续销售该商标的对应商品,同时会损害企业的商誉,给企业带来极大的经济损失。此外,中小型企业在进行海外产品(如生产线)并购时,并未对该产品所涉及的知识产权进行评估、购买,在设备购买完成后,才发现每年都需要缴纳高额的知识产权许可费用,大幅削减企业的自身利润,陷入被动局面。这些都是中小企业可能面临的问题。

关于中小企业知识产权海外布局的价值,我认为主要体现在两点,第一,知识产权是国际市场的通行证,全球市场特别是发达国家市场拥有完善的知识产权保护体系,如果企业没有在目标市场国申请知识产权,极有可能被竞争对手以知识产权名义阻挡在市场外,即使进入市场,也有被颁发禁令逐出市场的风险,并且面临被诉侵权和巨额赔偿的风险;第二,知识产权是企业最好的形象代言人,有利于赢得合作伙伴的信任及尊重,国际商业交往看重的不是你的论文、职称,而是你的专利技术。

《世界经理人》:在你看来,这些年来中国企业知识产权海外布局的进展如何?发展现状和未来趋势又是怎样的?

党晓林:纵览德国、日本、韩国等发达国家在海外商贸活动中知识产权方面的发展历程,大都经历了三个阶段:防御阶段,即在经济快速发展时期由于知识产权处于弱势地位而被动挨打;布局阶段,即积极研发和进行海外知识产权布局;攻防阶段,即经过一段时间布局后获得一定数量和质量的知识产权从而能够在国际舞台上展示实力,与竞争对手互有攻防。除了华为等极少数公司步入了知识产权的攻防阶段,在海外舞台上,中国绝大部分企业仍然处于防御阶段或者正在从防御阶段逐步走向布局阶段。正是由于中国企业在知识产权领域的防范和保护意识的不断增强,我们看到了中国企业近几年在海外的专利和商标申请量逐年上升的趋势。

李飞:首先,可以确认的是,随着中国企业“走出去”的步伐逐渐加快,为给众多中国企业保驾护航,中国政府采取多种措施,为企业的海外确权、维权提供支持帮助。

从确权层面,在2017 年全年,中国申请人通过国家知识产权局提交的PCT(专利合作条约)国际专利申请4.7 万余件,同比增速12.6% ;根据WIPO 的数据显示,在走出去的企业中,中兴通讯和华为的国际专利申请量排名位居全球前两位。同时,国知局先后与23 个国家和地区的专利审查机构签订了“专利审查高速路(PPH)”,该PPH 合作网络目前已经初具规模,为中国企业“走出去”的进程,提供了良好的支持与保障。

在维权层面,中国政府也做出了很好的帮扶作用,通过设立中国企业知识产权海外维权互助基金,为企业海外知识产权维权提供资金保障;同时,通过建立专业的海外知识产权信息平台,为企业“走出去”提供参考。在国家政策的大力扶持下,我国企业知识产权海外布局得到了快速的发展。以专利为例, 2011-2017 年我国申请人通过国家专利局提交PCT 国际专利申请的统计数据中,中国申请人的PCT 申请量以每年超过10%的增速稳步上升。

而上述的发展趋势,在未来很长的一段时间内,随着中国企业知识产权意识的进一步提升,以及中国制造和中国智造的全球化进程的高速推进,毫无疑问地将会呈稳步发展的上升趋势。

  做好知识产权布局

《世界经理人》:面对知识产权“陷阱”,中国企业维权之路艰难,应该如何有效地进行知识产权布局或维权?

党晓林:一、选择合适的申请时机。对于专利而言,包括中国在内的绝大多数国家或地区都遵循“先申请原则”,即以申请日作为判断专利申请先后的标准。通常,为避免竞争对手捷足先登,尽早提出专利申请是较为有利的。

二、选择合适的目标国。专利权具有地域性,在特定国家/ 地区申请专利并获得授权,才能在该国家/ 地区获得专利保护。对于中国企业来说,选择在哪些国家/ 地区进行专利布局,以有限的资金获得最有效的保护是至关重要的。作为基本原则,出于保护自己的考虑,可以立足于本企业的海外经营计划来重点布局,例如销售市场国家、制造国家等。在细节上,作为举例,若在多国销售,在预算有限的情况下可以考虑对企业利润贡献较大或潜力较大的国家或地区;另外,出于防御和攻防的考虑,企业还可以考虑主要竞争对手的主要经营地域,例如竞争对手的主要销售国家和制造国家。

在布局过程中,除了各个目标国,还可以选择区域组织作为布局目标地,因为这些区域组织都包括多个成员国,在区域组织获得的专利授权可以在各个成员国生效,由此简化申请程序、降低费用,例如欧亚专利、非洲地区知识产权组织(ARIPO)、非洲(法语国家)知识产权组织(OAPI)等。需要注意的是,欧洲专利局授权的欧洲专利并不能直接在各成员国生效,而是需要在规定期限内到具体的成员国进行登记生效,在每个国家的登记生效程序都有成本(包括手续文件、翻译文本和官费及服务费等),在规定期限内未进行登记生效的国家被视为放弃保护。

李飞:首先来说一下中小企业的知识产权布局。在进行海外知识产权布局时,对于不同产业、不同生命周期的企业,相应的知识产权布局策略都是不同的。比如说,对于产业引进期的企业,需要密切追踪同类产业领域的专利信息,获取专利情报,尽早进行专利布局,通过限制竞争对手,从而获得垄断市场;对于产业成长期的企业,在对基础专利进行规避设计的同时,还需要对自身技术进行阶梯式布局,对不同市场进行专利申请时间的交错,延长技术的保护周期。上述的两种时效周期较长,对于具有一定经济实力的中小型企业来讲,还可以通过知识产权并购的方式,购买海外专利及商标,实现海外市场的竞争优势地位,以及优质资产的转移。

第二,对于中小企业的知识产权维权,第一步,企业应建立积极的维权态度,通过诉讼等方式,进行知识产权的确权,有时,还可进一步地实现同类企业的合作;第二步,从政府等官方组织中获取有价值的信息、必要的法律援助等;第三步,与资深的知识产权服务机构进行深度合作,遇到问题及时咨询专业人士,获取专业意见。

《世界经理人》:中国企业尤其是中小型企业在“走出去”的过程中,知识产权海外布局的难点有哪些?

党晓林:避免申请过程中的价格陷阱。海外专利申请的费用包括官方费用(例如申请费、审查费等等)和海外律师费用。与国内专利申请相比,海外专利申请的费用高昂,特别是海外律师费用,往往是国内代理费用的十倍甚至数十倍。这给国内企业带来了很大的负担,并且是阻碍国内企业(尤其是创业型的小企业)在海外申请专利的一个主要因素。因此,国内企业在海外专利申请过程中会尽力寻找低价的途径,以降低费用。极少数国内申请人甚至会选择非正常途径来寻求低价。事实上,价格陷阱不仅仅发生于专利申请过程中,在商标申请过程中也容易发生。例如,美国专利商标局USPTO 在其网站上连续发布了多次关于非法代理的警告,甚至多次直接以中文发出警告。

对于专利申请来说,低价格不是最终目标,获得授权也不是最终目标,获得保护范围合适且稳定的权利从而能够行使权利以获得最大的经济利益才是最终目标。尽管通过非正常途径在申请阶段在某些情况下能够获得授权,但是不合理的低价往往是通过省略不影响授权但影响行权的必要程序、提供不真实信息以降低成本等手段来实现的,这必然存在隐患,例如对于美国专利申请,这有可能在申请过程中埋下不当行为(Inequitable Conduct),申请过程中埋下的不当行为只有在侵权诉讼程序中才会显现出专利的有效性将被质疑、不能行使专利权等的严重后果。

国内企业可以通过选择合适的海外律师事务所以及合理利用申请国的专利申请程序来降低申请费用。选择合适的海外律师事务所可以大大降低专利申请的费用,一般来说,大型综合性事务所业务范围全面但收费高,中小事务所业务范围相对窄但收费相对低,国内企业可以选择精通专利申请业务的中小事务所,这样质量有保证并且性价比较高。另一方面,合理地利用申请国的专利申请程序也可以大大降低专利申请的费用。例如,在美国、欧洲等一些国家通过电子方式提交申请可以节省一部分申请费用。利用各个国家的加快审查程序能够加快审查进度以降低审查过程中的费用。根据各个国家的规定调整权利要求的数量以及说明书的长度,以减少需要缴纳的额外费用,例如,根据美国专利商标局USPTO 的规定,独立权利要求超过3 项、权利要求总数超过20 项、存在多项引多项的从属权利要求以及说明书超过100 页等都需要缴纳额外费用。

商标权与专利权不同,专利权的生命是有限的,而商标权可以无限续展,商标在使用中凝结了企业的商誉后成为企业的品牌,可以百年延续,给企业带来持久的价值。企业的商标布局策略的制定也就不只是知识产权部或法律部的事情,而是关系到整个企业品牌运营策略和商业战略的大事,因此,商标布局策略需要综合内部知识产权部或法律部、企业营销部门、海外事业部、外部专业知识产权和法律服务机构等不同方面的意见和建议来进行拟制和确定,并且应根据情况的变化而不断进行调整,以服务于企业整体商业目标为宗旨。

商标注册后需要对商标进行有效和系统的管理。商标注册后一般都是10 年后才需要进行续展缴费。因为时间跨度比较长,如果没有有效准确的管理制度,可能会贻误续展时间,从而导致丧失权力。如果企业自身尚未引入有效的管理系统的话,可以寻求外部事务所的帮助,交由外部事务所进行续展管理,并要求其定期提供报表,便于核对。

几乎所有国家都有对不使用的商标可以撤销的制度。为了避免需要时找不到证据或来不及找证据的处境,可以建立商标使用证据库,平时定期收集,按商标、国家、时间进行分类保存,收集的证据同时也可以用于商标维权中。通过这样的数据库和信息收集,也可以清晰了解企业在各个海外国家的商标使用状况,有助于决定是否需要继续维持或者另行重复注册某个商标。

密切关注商标侵权状况。定期向企业员工,尤其是市场第一线的员工,普及商标知识,指导他们如何发现商标侵权行为以及如何应对这类情况,以便及时发现和制止他人对企业商标的侵犯和损害。

李飞:在国内中小型企业“走出去”的过程中,由于距离较远以及语言障碍,进而会产生一系列由于信息不对称而导致的问题;同时,由于部分企业对于知识产权意识不足,也会给企业的海外发展带来一些不良影响。具体来说,中国企业,尤其是中小型企业“走出去”过程中,主要是以下两个方面的困难,一是不了解同类企业在目标国家的知识产权布局策略,在无意中,侵犯他人的知识产权,二是企业自身的知识产权未在目标国家进行知识产权布局,遭到他人侵权,乃至恶意抢注。

如国内某汽车配件公司,该公司的一款皮卡车配件在北美地区大概占有1 亿美金的市场份额,占该商品市场份额的5%-10%,然而,该企业在出口前,并未对该产品在目标国家的知识产权进行相应地分析检索,使得企业在进入北美市场后,很快因为侵权而下架,经销商大规模退回该产品,给企业带来巨大经济损失的同时,还会面临潜在的知识产权诉讼赔偿问题。

《世界经理人》:面对这些挑战,中国企业应该如何有效应对,从而支撑企业的全球化战略?

党晓林:中国企业应对各种海外知识产权问题,尤其是海外知识产权诉讼的最直接和最有效的方式就是加强技术创新,做好海外知识产权布局,以拥有自己的海外知识产权。只有做好了自己的海外知识产权布局,才能在之后的国际商贸活动中和竞争对手进行攻防而不是总是处于被动挨打。

李飞:毫无疑问地,防范海外知识产权风险,加强知识产权的海外布局,已经成为国内企业“走出去”的必修课。

第一,要做到意识先行,企业自身必须高度重视并且全方位的认识、了解知识产权,加深对于知识产权概念的了解。同时,对于知识产权所涉及的内容,进行全方位的认识。

第二,要加强技术研发能力,在发展的过程中,技术先行,加大对技术创新的投入,对所获取的技术成果,加以保护。在“走出去”之前,根据所获取的专利情报,对企业的技术成果进行完善的专利布局。

第三,全面合作,建立国内企业的产业联盟,与多个技术创新企业进行专利合作,建立专利池联盟,既可以降低企业自身的经济投入,同时,还可扩大企业的技术领域,拓宽市场。

第四,攻守兼备,所谓“攻”,乃是积极保护自身技术,获取知识产权许可费用,防止他人侵权;所谓“守”,即尊重他人知识产权,对于侵犯他人知识产权的技术,应合理使用并且支付许可费用。

主持人 / 太阳 图 / 党晓林、李飞

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